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Oct 12

TUE : limitation de l’action du licencié en cas de non-renouvellement d’une marque par inaction du titulaire

Le Tribunal de l’Union européenne (ci-après « TUE ») s’est prononcé sur une requête en restitutio in integrum introduite par le licencié (Seven SpA) d’une marque de l’Union européenne (ci-après « marque de l’UE ») à la suite du non-renouvellement de cette marque par l’inaction du titulaire (Seven7 Investment PTE Ltd.).

En cas de non renouvellement d’une marque de l’UE, l’article 104, § 1er, du Règlement (UE) 2017/ 1001 prévoit que :  « le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’[EUIPO] est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours ».

A la lecture de cette disposition, en aucun cas, le licencié ne peut être assimilé juridiquement au titulaire de la marque en ce qui concerne le renouvellement. Au contraire, il doit être expressément autorisé par le titulaire de la marque en question, pour pouvoir présenter une demande de renouvellement, et prouver l’existence d’une telle autorisation.

Dans l’affaire portée devant le TUE, le licencié avait bien obtenu une autorisation du titulaire de la marque litigieuse pour déposer une requête en restitutio in integrum. Cependant, cette autorisation est survenue après l’écoulement du délai pour demander le renouvellement et près d’une année après l’expiration de l’enregistrement effectif de la marque.

Le TUE en déduit que : « le titulaire d’une marque ayant omis de renouveler l’enregistrement de celle-ci dans le délai imparti ne saurait contourner les conséquences de sa propre négligence en autorisant une tierce personne à déposer une requête afin d’être rétabli dans son droit de demander le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne après l’expiration dudit délai » (point 36). Il rappelle en outre au licencié qu’il « ne saurait quant à lui demander à être rétabli dans ses droits au seul motif que le titulaire de la marque a fait preuve d’inertie et n’a pas respecté le délai pour demander le renouvellement de l’enregistrement de ladite marque et, (…) être admis à aller à l’encontre de la volonté du titulaire d’une marque ayant consciemment décidé de ne pas renouveler son enregistrement » (point 37).

Par Marie-Alix André pour ATurquoise

Références : Tribunal de l’Union européenne, 23 septembre 2020, T 557/19, EU:T:2020:450, Seven SpA / EUIPO

Sources : EUIPO

Lien :http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231506&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6484215